【千慧小课堂】把握修改机会，维护专利申请人利益
作者：千小慧
发布时间：2020-08-05
文章来源：千慧视点
在专利申请中，很多申请人为了能够将申请日提前，往往在技术方案还不太完善的时候进行专利申请，这样就有可能造成权利要求保护的范围不合理。如何最大可能的保护申请人的权利，后期对专利申请文件的修改就显得尤为重要。
在专利申请的各个审查阶段，都会允许对申请文件进行修改，各个阶段允许修改的范围不尽相同，对专利申请文件的修改，有主动修改和被动修改两种。无论哪种修改方式，都不能违反《专利法》第三十三条的规定，即对发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
主动修改的时机
发明专利申请，主动修改的时机有两次，专利法实施细则第五十一条第一款对主动修改的时机作了规定：
发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
即：申请人仅在下述两种情形下可对其发明专利申请文件进行主动修改：
(1)在提出实质审查请求时；
(2)在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内。
实用新型、外观设计提出主动修改的时机（一次）：
专利法实施细则第五十一条第二款规定，实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
被动修改
被动修改是指答复审查意见通知书时的修改方式。
根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
审查指南指出了以下五种情况，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改：
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
复审阶段的修改
根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书) 或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。
下列4种情形通常不符合上述规定：
(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。
(4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。
无效宣告阶段的修改
专利法实施细则第六十九条规定， 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。
发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。
在审查指南中规定，对权利要求的修改需要遵守以下原则：
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。
在遵守专利法、细则和以上原则的条件下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。
技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。
权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
虽然在专利申请过程中，有多次修改的机会，但是，随着审查流程的深入，可修改的范围和内容越来越少，要求越来越严格，因此，要充分利用前两次主动修改的机会，将客户的权利要求保护的范围尽可能大，同时，保证授权通过率高，还要经得起授权之后的无效宣告程序，这对专利代理人的职业操守和专业水平提出了很高的要求。如果客户后期经过技术改进，前期的专利申请文件通过修改已经无法满足权利要求保护的范围，千慧资深的专利代理人能够利用自身的专业优势，采用其他方式帮助客户实现权利要求的最大范围的保护，维护客户的利益。
