商标是否缺乏显著性之探讨

——第7910069号“井窖”商标驳回复审行政诉讼案

申请号：7910069

商标类别：33

商品/服务项目：白兰地; 果酒(含酒精); 黄酒; 酒(饮料); 酒精饮料(啤酒除外); 开胃酒; 米酒; 葡萄酒; 烧酒; 蒸馏酒精饮料。

申请人：山东扳倒井股份有限公司

案情介绍：

申请人于2009年12月14日提交了第7910069号“井窖”商标（简称“申请商标”）的注册申请，该商标指定使用在国际分类第33类：白兰地; 果酒(含酒精); 黄酒; 酒(饮料); 酒精饮料(啤酒除外); 开胃酒; 米酒; 葡萄酒; 烧酒; 蒸馏酒精饮料等商品上。国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)经审查于2010年8月5日作出ZC7910069BH1号《商标驳回通知书》，对申请商标的注册申请予以驳回，理由为：“井窖”作为一种酿酒工艺，以此作为商标用在指定使用的烧酒等商品上缺乏商标应有的显著性。申请人不服商标局的驳回通知，向商标评审委员会提出复审申请，之后经诉讼程序，最终申请商标获准在复审商品上的注册申请，具体情况如下：

一、商标驳回复审阶段

   申请人复审理由为：

1、申请商标为原告所独创的词汇，具有独特的含义和较强的显著性。

2、申请商标经过原告大量、持续的使用，已经使其与原告产生了唯一的产源联系，申请商标与原告及其独特的酿造工艺、口感和品质均形成了密不可分的关系，使申请商标在使用过程中获得了更加强烈的显著性。

驳回复审决定：

商标评审委员会经审理，于2012年4月26日作出的商评字［2012］第18188号决定：第7910069号“井窖”商标由汉字“井窖”构成，“井窖”作为一种酿酒工艺，以此作为商标用在指定使用的烧酒等商品上缺乏商标应有的显著性。申请人提供的证据中，申请商标仅作为商品特点描述性语言，不易使相关公众将其作为区分商品来源的识别标志，不足以证明其经过使用具有作为商品的显著性。申请商标已构成《中华人民共和国商标法》(简称《商标法》)第十一条第一款第(二)项所禁止的情形。综上，商标评审委员会决定对申请商标予以驳回。

二、商标行政诉讼一审阶段

申请人不服商标评审委员会的决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。请求人民法院判令撤销被诉裁定。诉讼理由如下：

1、申请商标为原告所独创的词汇，具有独特的含义和较强的显著性。“井”源自原告的商号“扳倒井”，及主要商标“国井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一种。“窖”仅指储藏、存放物品的地洞，与酿造白酒的过程无关。白酒在酿造过程中，一般发酵过程均在“窖池”中进行，而整个过程与水井无关，申请商标“井窖”与酿酒工艺无关；

2、申请商标经过原告大量、持续的使用，已经使其与原告产生了唯一的产源联系，申请商标与原告及其独特的酿造工艺、口感和品质均形成了密不可分的关系，使申请商标在使用过程中获得了更加强烈的显著性。申请商标的注册并未违反《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定。

原告主要提供了以下证据：

1、“井窖”商标系列白酒销售发票及销售合同；

2、“井窖”商标系列白酒广告及广告发票；

3、原告获得的荣誉证书和认证证书。

被告商标评审委员会辩称：坚持其第18188号决定中的意见，本案认定事实清楚，适用法律正确，请求法院维持第18188号决定。

被告为证明第18188号决定合法，向法院提交了下列证据：1、申请商标档案；2、商标驳回通知书复印件；3、原告在评审程序中提交的复审申请书及证据。

  一审法院认为：本案的争议焦点在于申请商标的注册是否违反了《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定。

  商标的显著特征是指足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征，商标标识是否具有显著性，应当综合考虑该标识本身的含义、呼叫和外观构成以及商标指定使用商品或者服务、商标指定使用商品或者服务的相关公众的认知习惯、商标指定使用商品或者服务所属行业的实际使用情况等因素。

  申请商标为“井窖”，原告主张，“井”源自原告的商号“扳倒井”，及主要商标“国井”、“扳倒井”，是原告“井”系列白酒中的一种；“窖”仅指储藏、存放物品的地洞，与酿造白酒的过程无关。“井窖”一词并非固定搭配词，具有商标应有的显著性。被告虽认为“井窖”为一种酿酒工艺，但其未能举证证明“井窖”为一种酿酒工艺。在原告对“井窖”一词作出合理解释的同时，被告未能证明“井窖”为一种酿酒工艺的情况下，不能认定“井窖”为一种酿酒工艺。在“井窖”并非一种酿酒工艺的情况下，申请商标“井窖”并未直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，申请商标的注册并未违反《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定。

  同时，原告提交的“井窖”商标系列白酒销售发票及销售合同、广告及广告发票等证据，能够证明申请商标在大量、持续的使用过程中本身自有的显著特征得到进一步增强，使得相关公众完全能将其作为商品来源与原告的标识加以准确认知，即申请商标在使用过程中取得了显著性。故第18188号决定认定申请商标的注册申请违反了《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定的结论是错误的，一审法院予以支持。

  综上，第18188号决定适用法律不当，依法应予撤销。

三、商标行政诉讼二审阶段

商标评审委员会不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，维持第18188号决定，其主要上诉理由为：

申请商标由汉字“井窖”构成，“井窖”作为一种酿酒工艺，以此作为商标用在指定使用的烧酒等商品上缺乏商标应有的显著性。申请商标仅作为商品特点描述性语言，不易使相关公众将其作为区分商品来源的识别标志。

扳倒井公司服从原审判决。

二审法院认为：

  1、《商标法》第十一条第一款第(二)项规定，仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识不得作为商标注册。商标的显著特征是指足以使相关公众区分商品或者服务来源的特征，商标标识是否具有显著性，应当综合考虑该标识本身的含义、呼叫和外观构成以及商标指定使用商品或者服务、商标指定使用商品或者服务的相关公众的认知习惯、商标指定使用商品或者服务所属行业的实际使用情况等因素。申请商标为“井窖”，商标评审委员会作出的第18188号决定认为“井窖”为一种酿酒工艺，但商标评审委员会在诉讼中并未能举出证据证明“井窖”为一种酿酒工艺。扳倒井公司称“井”源自扳倒井公司的商号“扳倒井”，及其主要商标“国井”、“扳倒井”，是扳倒井公司“井”系列白酒中的一种。申请商标为扳倒井公司所独创，具有较强的显著性。商标评审委员会在没有任何证据证明的情况下，就认定申请商标直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，申请商标的注册违反了《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定有误，原审法院依法予以纠正正确。

  2、《商标法》第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，扳倒井公司提交的“井窖”商标系列白酒销售发票及销售合同、广告及广告发票等证据，能够证明申请商标在大量、持续的使用过程中本身自有的显著特征得到进一步增强，使得相关公众完全能将其作为商品来源与扳倒井公司的标识加以准确认知，即申请商标在使用过程中取得了一定的显著性。

  综上，原审判决认定事实清楚、适用法律正确、程序合法，应予维持。二审法院驳回上诉，维持原判。

本案所涉法律依据有：

本案审查适用2001年商标法。

《商标法》第十一条第一款第（2）项：“下列标志不得作为商标注册......(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”。

《商标法》第十一条第二款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。

对企业的启示：

一、本案的争议焦点：

本案的争议焦点在于申请商标的注册是否违反了《商标法》第十一条第一款第(二)项的规定？

《商标法》（2001年《商标法》）：

第十一条 仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识不得作为商标注册。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

本案申请商标被驳回，均因商标局和商评委认为，“井窖”作为一种酿酒工艺，以此作为商标用在指定使用的烧酒等商品上缺乏商标应有的显著性。对于因缺乏显著性而不予注册的商标如何获准注册？

1、需要证明商标本身并不缺乏显著性。实践中并不存在以“井”作为酿酒处所的事实，更不存在“井窖”此类酿酒工艺。对于上述驳回理由，并无事实依据，而纯粹为主观推断，这种推断明显不能成立。

2、第十一条第二款规定可以得出的结论是即使商标的显著性并不强，在经过个使用后也会取得或增强显著性。业内最知名的莫过于“小肥羊”、“六个核桃”案例。在“六个核桃”案例中商标评审委员会和法院指出：养元公司提供的证据可以证明，使用被异议商标（六个核桃）的商品销售区域至少涉及全国13个省和直辖市；养元聘请了梅婷和陈鲁豫作为形象代言人在多份报纸、商场超市招牌、高速路牌、公交车身等多处刊登了广告；“六个核桃”经使用获得消费者信得过产品荣誉证书，被河北省工商行政管理局认定为知名商品；养元公司还提供了“六个核桃”在河北、山东等各地工商行政管理局的受保护记录30份。根据上述事实，商标评审委员会和法院均认为，被异议商标经过使用取得了显著特征，便于识别，可以作为商标注册。本案中申请人所提供的证据同样也发挥的同样的证明作用。

二、对企业的启示：

1、企业在选择商标时，需要听取商标专业人士的建议，尽量选择具有显著性的文字进行商标注册。这样易通过审查，更降低被同行业异议的风险。

2、如若企业对于所选择和使用的商标必须要体现某一显著性不强的理念，并且无法更改，类似与本案中显著性有较大争议之商标，必须做好前期准备工作：

一方面，企业要配合代理机构从行业内角度充分证明商标为独创，并非直接表明商品的质量、功能、用途等特点；

另一方面，企业要配合代理机构提供充分有效的证据证明申请商标经过使用显著性进一步增强。

本案中，即因为“井窖”商标在两方面皆有所突破，最终申请商标获准注册。在此指导思想下，申请人第7910071号“井窖经典”商标同样经过复审、诉讼程序获准注册。