商标图样：

申请号：9893369

商标类别：42

商品/服务项目：技术研究；技术项目研究；科研项目研究；工程；研究与开发(替他人)；节能领域的咨询；材料测试；物理研究；机械研究；化学分析

被异议人（商标申请人）：山东新恒金表面工程技术有限公司

异议人：济南新恒金科技有限公司

案情介绍：

一、商标异议阶段

被异议人于2011年8月25日申请了第9893369号“”商标（简称“被异议商标”），2012年7月27日经商标局初步审定并刊登在1321期《商标公告》上。公告期内，济南新恒金科技有限公司对被异议商标提出异议申请。理由如下：

1.被异议人之法定代表人曾是异议人之股东兼经理，“新恒金及图”商标系异议人率先使用的商标。被异议人的注册行为违反了《商标法》第十五条之规定；

2.异议人依法享有“”作品的著作权，被异议商标的注册侵害了异议人的在先著作权，违反了《商标法》第三十一条（现行商标法第三十二条）之规定；

3.“新恒金”是异议人在先登记的企业字号，被异议商标完整包含了异议人的商号并使用在同一行业，侵犯了异议人之在先企业商号权，违反了《商标法》第三十一条（现行商标法第三十二条）之规定。

异议人的主要证据：

1.异议人企业简介及荣誉证书；

2.异议人“”作品的创作方案；

3.异议人将“”标识作为商标持续进行商业使用的证据；

4.工商局出具的被异议人成立信息；

5.异议人企业登记信息，显示企业股东情况；

6.被异议人法定代表人在异议人企业任职及工作情况的说明；

7.被异议人恶意竞争的证据材料等。

被申请人在法定限期内未提交答辩。

商标局异议裁定：

商标局经审查后认为，异议人于第42类“技术研究、技术项目研究”等服务项目上未在先申请注册“新恒金及图”商标，未提供充分的证据证明在中国大陆已在先使用“新恒金及图”商标并使之有一定影响，故被异议商标并未违反《商标法》第三十一条（新《商标法》第三十二条之规定）之规定。另外，异议人称被异议商标注册违反《商标法》第15条证据不足，被异议商标予以核准注册。

异议人不服该裁定，根据2001年《商标法》之规定，依法向商标评审委员会提起异议复审申请。

二、商标异议复审阶段

申请人（原异议人）异议复审理由为：

1.申请人“新恒金及图”商标为申请人独创，经过大量使用及宣传已与申请人形成唯一对应的关系，被异议商标的注册系恶意抢注他人在先使用并有一定影响商标；

2.被申请人的法定代表人杨国权曾是申请人的股东兼经理，被申请人未经授权擅自注册被异议商标“新恒金及图”，属于恶意抢注被代表人商标的行为；

3.“新恒金及图”作品系申请人员工于2008年创作完成的职务作品，申请人依法享有对其享有在先著作权。被异议商标的注册侵害了申请人在先著作权；

4.“新恒金”系申请人商号，被异议商标的注册侵犯了申请人在先商号权；

5.被申请人此前进行过一系列不正当竞争行为，已经被人民法院认定并判为侵权，这充分说明被申请人具有一贯的恶意，本次注册被异议商标的行为也难谓正当。为维护申请人的合法权益，对被申请人的恶意申请行为应予制止。

申请人的主要证据：

1.申请人商标设计方案；

2.申请人商标的宣传、广告证据；

3.申请人商标实际使用图片；

4.申请人客户名单、销售合同等；

5.被申请人企业登记信息；

6.被申请人的法定代表人在申请人企业任职及工作情况；

7.被申请人恶意竞争的证据材料及申请人的举报函；

8.济南市中级人民法院（2012）济民三初字第143号民事判决书，证实被申请人进行不正当竞争行为损害申请人合法权益等。

被申请人（原被异议人）的答辩理由：

1.被申请人是经过合法注册成立的公司，被异议商标是对自身商号的注册，未侵犯申请人的商号权；

2.被异议商标是被申请人的股东设计而成，被申请人对该商标标识享有著作权，将其作为商标注册合理合法；

3.被申请人申请注册被异议商标已经过申请人同意，而非申请人所说的恶意抢注。申请人所提交证据也不能证明被申请人存在恶意抢注行为；

4.申请人主张其对“新恒金及图”的标识拥有在先著作权的证据不充分，故对于其主张事实不应予以支持。

被异议人提供其公司营业执照复印件作为证据。

商标评审委员会的异议复审裁定：

商标评审委员会经审查认为，申请人在“防腐喷绘”等服务上已经使用“新恒金及图”商标并具有了一定知名度。被申请人的法定代表人曾任申请人公司股东及经理，其与申请人之间存在《商标法》第十五条所指的代表关系。被申请人主张其申请被异议商标已经过申请人同意但未提交证据证明，故不能成立；另一方面来说，被申请人该主张也充分说明被申请人在明知申请人在先使用“新恒金及图”商标的情况下，仍在与申请人所从事服务密切相关的技术研究、材料测试等服务上申请注册被异议商标，主观恶意明显，其注册被异议商标的行为将极易导致相关公众混淆。因此，被申请人的行为已经构成《商标法》第十五条第一款所指情形。同时，基于申请人在先使用“新恒金及图”商标已经具有一定知名度，被申请人具有明知的主观恶意，被异议商标的注册亦违反了《商标法》第三十二条关于申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标之规定。据此，被异议商标应当不予核准注册。

经查明，“新恒金”亦为申请人在先使用并有一定知名度的商号，被申请人对此亦知晓。被申请人虽主张其自身商号亦为“新恒金”，但其商号的使用时间晚于申请人，且已经被人民法院判定为不正当竞争行为而禁止继续使用，因此被申请人以此为抗辩不予支持。据此，被异议商标的注册侵犯了申请人的在先商号权，违反了《商标法》第三十二条申请商标注册不得损害他人现有在先权利的规定，依法应当不予核准注册。

关于申请人主张被异议商标侵犯了其在先著作权的主张，因申请人提交的设计方案为申请人自行出具证据，无设计人的签字或者授权，故不能认定申请人享有著作权，申请人该项主张不予支持。

综上，商标评审委员会依法裁定不予核准被异议商标注册。

本案所涉法律依据有：

本案异议阶段审查适用2001年商标法，异议复审阶段审查适用新商标法。

《商标法》第十五条：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”。

《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。（即：修改前《商标法》第三十一条）

对企业的启示：

本案中，在异议阶段商标局对于异议人的主张并未支持。在异议复审阶段，异议人在原有主张和证据基础上补充新的证据和理由，商标评审委员会最终部分支持了其主张，裁定不予核准被异议商标注册。主要事实并没有区别的情况下，商标局和商标评审委员会作出不同的裁决结果，说明两个机关的审查原则和尺度还是有区别的，商标评审委员会在案件审理时考察的维度和程序上，更类似于司法审查。当前，我国商标审查机关和司法机关都将“倡导诚信原则、遏制恶意抢注”作为审理商标授权、确权类案件的主导思想，这对于广大企业的维权无疑是有帮助的。一旦抢注人的恶意被认定，那么阻止该商标注册的几率将大大增加，了解主管机关的主导思想也可以引导我们将案件重点放在对恶意认定的证据准备上。同时还要提醒广大企业，如果在异议阶段无法阻止被异议商标注册，则有必要继续无效宣告程序乃至行政诉讼程序，如做充足的准备，翻案是有完全可能的。

在异议和异议复审阶段，申请人（原异议人）均依据《商标法》第十五条和第三十二条（原《商标法》第三十一条）主张不予核准被异议商标注册。就这两个条款的适用我们进行如下分析：

一、第十五条第一款适用问题

本案主要讨论《商标法》第十五条第一款的适用问题，本款规定旨在禁止代理人、代表人的恶意抢注行为，这类恶意抢注行为往往伴随不正当竞争，对企业的伤害更大，因此在适用本条款时主管机关也会做扩大解释。

首先，在代理人或者代表人的范围界定上，既包括法律所规定的已经建立民事法律关系的代理人或代表人（与企业建立特定关系的人），也包括代理、代表关系停留在磋商阶段或者法律关系终止后代理人、代表人的擅自注册行为。此外，根据2017年《商标审理标准》规定，将与代理人、代表人之间存在亲属、投资等关系的申请人的商标申请行为认定为串通合谋抢注行为，也归于代理人、代表人恶意抢注之列，适用本条款规定。这一规定显然更利于权利人维权，因为现实中，代理人或者代表人直接以自己的名义抢注商标并不多见，更常见的是代理人或代表人通过其或者亲属参股、控股的企业或者关联企业抢注商标，在《商标审理标准》出台前这种情形是否属于第十五条第一款规定的情形并无统一标准，这也是本案中商标局异议阶段并未支持申请人关于第十五条主张的原因。现在对该种情形适用法条的明确显然符合客观实际，降低了企业的维权难度。

第二，申请商标需指定在与被代理人、被代表人的商标相同/类似的商品/服务上；且商标之间构成相同或者近似。这里所指“被代理人、被代表人的商标”不仅包括其已经在先使用的商标，也包括其他属于被代理人、被代表人的商标。需要注意的是，此处对于“商品/服务类似”的判断需以相关公众的判断为标准，遵循混淆原则和个案判定原则。比如本案中，申请人主要从事“防腐喷绘”服务，归属于第37类；被异议商标申请注册在第42类“技术项目研究；工程”服务上，二者看似属于毫无关联的两类服务内容，但是结合案情，申请人实际上为客户提供“防腐喷绘”工程外包服务，在其经营范围和宣传中也明确有这方面的工程服务，因此商标评审委员会遵循个案判定原则认定二者构成类似服务合情合理。

二、第三十二条适用问题

关于适用第三十二条保护在先著作权的分析，在“爱的小桔灯点亮新希望LOVE HOPE KIDS CARE及图”商标异议申请案中已做分析，本案中不再赘述。本案中申请人无法提供设计人授权或者经第三方公证的声明书等，证据证明力低，导致其著作权主张无法认定。再次提醒企业注意的是，由于作品著作权的取得无需官方审核或者认可，对于著作权人的举证要求反而更高。所以企业务必树立著作权发表意识和权利意识，留存有关著作权证据，必要时提前进行公证。

实践中，很多企业以申请注册的商标损害在先企业字号权为由主张权利，但是多数主张都不被支持。因为以在先字号权对抗在后的商标申请需具备的两个要件：1.该字号在中国已经具有一定知名度；2.商标的注册使用易导致相关公众混淆，致使字号权人的利益可能受损。企业很难提供相关证据，也很难把握尺度。书者认为，此类案件最好同时从证明商标申请人恶意着手寻找证据，胜算将更大。比方说：二者属于同一地区、竞争对手或存在一定关系，二者存在其他纠纷或者争议，被申请人同时存在抢注申请人商标、专利，损害申请人合法权利的其他行为等。

关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之适用问题。该条款是注册在先原则的例外，即对于使用在先商标对抗注册/申请在先的商标，要求：首先注册行为具有不正当性，请注意如果商标本身具有不正当性则应适用第十条有关规定；再者，商标申请前，该商标已经在先使用并具有一定影响；最后，与他人商标相同或近似；所使用的商品和服务相同或类似。这里有关商标知名度的证据同时也可以作为推定申请人注册行为具有不正当性的证据，被申请人损害申请人权利和合法权益的行为、被申请人不当利用和攀附申请人合法权益牟利的行为，都可以视为具有不正当性。

综上，无论是适用商标法第十五条还是第三十二条，如果能够充分证明被异议商标的注册存在恶意或者不正当性，即使其他证据存在一定缺失对于定案来说也没有太大影响，毕竟商标法最终保护的是诚实守信的合法行为和公平竞争的市场秩序。